Lade Inhalt...

Kriegsschauplätze standard-essentieller-Patente und der "Orange-Book-Standard" des BGH

Seminararbeit 2014 40 Seiten

Jura - Zivilrecht / Handelsrecht, Gesellschaftsrecht, Kartellrecht, Wirtschaftsrecht

Leseprobe

Inhaltsverzeichnis

Literaturverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Ausarbeitung

A. Einführung in das Thema und seinen Kontext
I. Problemaufriss
II. Ziel der Arbeit

B. Der Interessenausgleich durch die „Orange-Book-Standard“-Entscheidung des BGH
I. Gegensätzlichkeit der einbezogenen Interessen und der sie schützenden Rechtsregime
1. Schutzrechtsinhaber
a... Interessen
b... Patentrecht
aa.. Patentrechtliche Absicherung dieser Interessen
bb. Das Wesen standard-essentieller Patente
i Formelle Standards
ii... De-facto -Standards
cc.. Vor- und Nachteile von SEPs
2. Lizenzsucher
a... Interessen
b... Kartellrecht
3. Das Spannungsverhältnis zwischen Patent- und Kartellrecht
a... Von der Gegensätzlichkeit prima facie zum Komplementaritätsverhältnis
b... Die kartellrechtliche Zwangslizenz als Ventil für Spannungen
c... Anspruchsgrundlage des kartellrechtlichen Zwangslizenz
aa.. Das europäische Missbrauchsverbot nach Art. 102 AEUV
bb. Das deutsche Missbrauchsverbot nach §§ 19, 20 GWB
II. Streit- und Meinungsstand bzgl. der Anforderungen an den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand
1. Kriterien der Rechtsprechung
a... Die Orange-Book-Entscheidung des BGH
aa.. Sachverhalt
bb. Voraussetzungen des Zwangslizenzeinwands nach der Konzeption des BGH
i Anwendbarkeit auf Unterlassungsansprüche
ii... Konkrete Ausgestaltung und Kriterien
(1). Das unbedingte Angebot
(a). Bedingtheit des Angebots
(b). Anforderungen an die inhaltliche Bestimmtheit
(c). Nichtausschlagbarkeit nach Kartellrecht
(2). Vorweggenommene Erfüllungshandlungen
b... Zwischenergebnis
2. Kritik der EU-Kommission und Rechtsprechung des EuGH
3. Kriterien im EU-Ausland
4. Kritik an den Orange-Book-Standard-Kriterien aus der Literatur und Würdigung
a... Uneinheitliche Beurteilung
b... Kritik
aa.. Unklarheiten für die praktische Handhabung
i Kritikpunkte
ii... Würdigung
bb. Vereinbarkeit mit dem Unionsrecht
i Effet utile und § 242 BGB
ii... Würdigung
cc.. Zu hohe Hürden für den Lizenzsucher
i Bedingungen
ii... Erfüllungshandlung
iii.. Beweislast
iv.. Würdigung
dd.. Ergebnis
III. Lösungsvorschlag
1. Lösungsansatz für FRAND-Situationen
2. Lösungsansatz für de-facto -Standard-Situationen
3. Lösungsansatz über § 712 ZPO

C. Schlussbetrachtung

Literaturverzeichnis

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Abkürzungsverzeichnis

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Ausarbeitung

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

A. Einführung in das Thema und seinen Kontext

I. Problemaufriss

Am 4. November 2011 urteilte das Landgericht Mannheim, Apple habe es zu unterlassen, in Deutschland solche iPhones und iPads anzubieten und/oder zu liefern, die sich des GPRS-Standards bedienten und dadurch Patente von Motorola verletzten.[1]

Was wie ein Paukenschlag in der Mobilfunkbranche anmutet, ist in seinem Bestand nur vorübergehender Dauer,[2] in seinem Verhältnis zu anderen „Paukenschlägen“ hingegen grauer Alltag. Gerade in Deutschland verklagen sich die Elektroriesen der Welt fortwährend in wechselnden Parteirollen. Der diese Praxis dokumentierende Begriff der Patentkriege beschreibt die Strategie von IT-Giganten, ihre Patentarsenale aufzurüsten und derart einzusetzen, dass die Konkurrenz einen Angriff scheut, oder aber nach einem (gerichtlichen) Schlagabtausch ihre besten Schlachtrösser auf dem Markt verliert und folglich den Rückzug vom selben anzutreten, oder den Tribut in Form hoher Lizenzgebühren zu zahlen hat. Die besten Waffen, einen solchen Krieg zu führen, sind sog. standard-essentielle Patente, kurz SEP. Sie bilden die Bestandteile eines Standards und ermöglichen es ihrem Inhaber, die Konkurrenz durch eine Lizenzierungsverweigerung oder die Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen daran zu hindern, selbst unter Verwendung des Standards auf dem darauf zugeschnittenen, dem Lizenzmarkt nachgelagerten Markt Produkte anzubieten: Ein Handy, das in 3G empfängt. Eine WLAN-Station, die in 8o2.11n sendet. Ein Smartphone, das Filme aufnehmen und komprimieren kann. Aus diesem Grund besteht unter bestimmten Bedingungen ein kartellrechtlicher Anspruch des Lizenzsuchers auf Abschluss eines Lizenzvertrags (Zwangslizenz), der nach der Orange-Book-Standard -Entscheidung des BGH grundsätzlich als Einwand dem Unterlassungsbegehren des Patentinhabers im Patentverletzungsprozess entgegen gehalten werden kann (kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand).[3] Da dieser Einwand seinerseits missbraucht werden kann, um möglichst schnell und günstig auf SEPs zurückgreifen zu können, und der Patentinhaber ein Mindestmaß an Sicherheit für seine Zahlungsansprüche haben muss, ist es erforderlich, gewisse Anforderungen an seine Erhebung zu stellen.

Im angesprochenen Fall beantragte Motorola auf der Grundlage eines SEP für den Mobilfunk-Standard GPRS eine Unterlassungsverfügung gegen Apple in Deutschland, da Apple ohne vorherige Lizenzerteilung den Standard nutzte. Dies geschah, obwohl sich Motorola gegenüber der Normungsorganisation ETSI verpflichtet hat, Lizenzen für die Patente, die der Konzern als für den Standard unerlässlich erklärt hatte, anderen zu „fair, reasonable and non discriminating“ (FRAND) Bedingungen zu erteilen. Auf das Angebot von Apple, Lizenzgebühren für die GPRS-Patente zu zahlen, ging der Konzern gleichwohl nicht ein.

Jüngst warf die Europäische Kommission Motorola nach einer ersten Prüfung in einer Pressemitteilung vor, ihre marktbeherrschende Stellung im Bereich der Mobilfunk-Standards auf wettbewerbswidrige Weise gegen Konkurrenten einzusetzen.[4] Der Google-Tochter droht damit eine Strafe von 10 % des Jahresumsatzes. Interessanterweise ist die genannte Pressemitteilung die zweite ihrer Art nach derjenigen vom 21.12.2012.[5] Beide haben gemein, dass sie sich mit den Kriterien für die Zulässigkeit des kartellrechtlichen Zwangs­lizenzeinwands auseinandersetzen. Dies ist freilich kein Zufall, sondern vielmehr die Erwiderung der EU Kommission auf die durch die vorliegende Arbeit zu behandelnde Entscheidung des BGH zum Orange-Book-Standard, selbst wenn der Sachverhalt jeweils ein anderer sein mag.[6] Denn der BGH stellte die Erhebung dieses Einwands unter sehr restriktive Bedingungen, die weit über den Nachweis eines Marktmissbrauchs hinausgehen. Die in den Pressemitteilungen und andernorts geäußerte Kritik[7] legt nahe, dass der Versuch des BGH, in dieser Entscheidung zu einem angemessenen Interessenausgleich zwischen Schutzrechts-inhaber und Lizenzsucher zu gelangen, nicht vollends geglückt ist. Dass sich der deutsche Gerichtsstand überaus großer Beliebtheit für SEP-Verletzungsverfahren erfreut,[8] liefert ein in dieselbe Richtung wirkendes Indiz aus der Praxis. Die Patentkriege zeigen, dass die Möglichkeit der Einschränkung der Durchsetzung eines Unterlassungsanspruchs vielleicht kritischer als in der Vergangenheit zu prüfen ist, ohne aber dabei das Kind mit dem Bade auszuschütten.

II. Ziel der Arbeit

Mit dem vorliegenden Beitrag soll daher versucht werden, die Interessen der Beteiligten herauszuarbeiten (B. I.), dabei auf das Spannungsverhältnis von Patent- und Kartellrecht einzugehen und den Streit- und Meinungsstand gerade hinsichtlich der Voraussetzungen eines dem Unterlassungsanspruch entgegenzusetzenden kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwands wiederzugeben und zu würdigen (B. II.), um abschließend einen eigenen Lösungsansatz zu skizzieren (B. III.).

B. Der Interessenausgleich durch die „Orange-Book-Standard“-Entscheidung des BGH

I. Gegensätzlichkeit der einbezogenen Interessen und der sie schützenden Rechtsregime

Bereits im Problemaufriss sind die gegenläufigen Interessen von Lizenzsucher und Inhaber eines SEP angeklungen. Um diesen Interessen i. R. eines Ausgleichs zur größtmöglichen Wirksamkeit zu verhelfen, muss zunächst geklärt werden, worin diese genau bestehen. Da diese Interessen jeweils durch ein sie absicherndes Rechtsregime getragen werden, ist auch danach zu fragen, wie sich die Rechtsgebiete mit ihren spezifischen Regelungsabsichten zueinander verhalten.

1. Schutzrechtsinhaber

a. Interessen

Der Inhaber eines Patents will als Träger des Investitionsrisikos einen möglichst umfassenden Schutz. Er nimmt für sich in Anspruch, die geschützte Erfindung selbst zu nutzen und andere von ihrem Gebrauch auszuschließen. Ob er sein Patent verwerten, bzw. ob und wem er eine Lizenz erteilet, will er selbst entscheiden. Im Falle einer Lizensierung, sei diese freiwillig oder erzwungen, will der Schutzrechtsinhaber zumeist den Anspruch auf eine angemessene Lizenzgebühr gesichert sehen.

b. Patentrecht
aa. Patentrechtliche Absicherung dieser Interessen

Das Patent verleiht eine absolute Rechtsposition und hat nach § 9 PatG die quasi-dingliche Wirkung, dass allein der Patentinhaber befugt ist, die patentierte Erfindung zu benutzen, und kein anderer sie ohne seine Zustimmung benutzen darf: die Entscheidung darüber, ob, von wem und wie die Erfindung benutzt werden soll, ist dem Patentinhaber vorbehalten.[9] Im Falle einer Patentbenutzung ohne Zustimmung des Inhabers bestehen Ansprüche aus den §§ 139 ff. PatG,[10] insb. auf Unterlassung und Schadensersatz. Die Rechtsausübung findet erst dort ihre Schranke, wo z.B. Vorbenutzungsrechte nach § 12 PatG, erlaubte Handlungen nach § 11 PatG oder Zwangslizenzen zur Anwendung gelangen.

bb. Das Wesen standard-essentieller Patente

Befasst sich die Rechtsprechung derzeit mit Zwangslizenzen, so geschieht dies fast aus-nahmslos auf dem Gebiet des Patentrechts.[11] Der Grund hierfür liegt in einer sich verstärkenden Tendenz zu Standardisierung und Normung.[12] Die für den Standard elementaren Patente werden zu standard-essentiellen Patenten (SEP). Standardisierung lässt sich definieren als Festlegung technischer oder qualitätsmäßiger Anforderungen an bestehende oder zukünftige Erzeugnisse, Herstellungsverfahren oder Methoden.[13] Sie wird benötigt zur Herstellung von Interoperabilität in einem konvergenten Markt, sowie zur Förderung von Wettbewerb und Folgeinnovationen.[14] Grundsätzlich können Standards auf zwei Wegen festgelegt werden.

i. Formelle Standards

Zum einen existieren sog. formelle Standards, bei denen die geschützte Leistung zum Gegenstand einer formellen Industrienorm geworden ist (z.B. UMTS). Solche Industrienormen werden von Standardisierungsorganisationen (z.B. DIN, ETSI) mit dem Ziel festgelegt, wirtschaftliche Vorteile für die Allgemeinheit hervorzubringen, die sich v.a. aus einer vernünftigen Strukturierung von Angebot und Nachfrage ergeben.[15] Kommt der Norm eine rechtliche Bindungswirkung zu, so scheiden andere technische Lösungen vom Markt endgültig aus.[16] Nicht nur der Imitations-, sondern auch der Substitutionswettbewerb kommt zum Erliegen.[17] Zur Sicherstellung der künftigen ungehinderten Anwendung des Standards und zur Vermeidung eines Patent-Holdup verpflichtet sich der Inhaber eines SEP gegenüber dem Normungsgremium meist dazu, sein Patent zu FRAND-Bedingungen zu lizenzieren. Ob sich aus dieser Verpflichtung vertragliche Ansprüche auf Erteilung einer Lizenz ableiten lassen, ist umstritten. Einer Ansicht nach stellt eine solche Erklärung einen schuldrechtlichen Verzicht auf die Ausübung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs dar (pactum de non petendo).[18] Jedoch beinhaltet die Lizenzbereitschaftserklärung nicht negativ die Bereitwilligkeit, gegenüber jedermann auf die Durchsetzung seines Unterlassungsanspruchs zu verzichten, sondern positiv die Absicht, Lizenzen an Interessenten erteilen zu wollen. Ferner liegt die Annahme eines Vertrags zugunsten Dritter, oder einer invitatio ad incertas personas fern, da aus einer Bereitschaftserklärung nicht die vertragliche Pflicht abgeleitet werden kann, zugunsten jeden interessierten Anwenders des Standards zu lizenzieren. Dieser wäre zur Benutzung berechtigt, ohne dass ein klar definierter Zahlungsanspruch des Patentinhabers bestünde.[19] Den Interessen der Beteiligten wird letztlich nur die Auslegung gerecht, die FRAND-Erklärung als eine die eigene marktbeherrschende Stellung anerkennende invitatio ad offerendum zu sehen, durch die deklaratorisch bestätigt wird, dass sich der erklärende Schutzrechtsinhaber an seine kartellrechtlichen Verpflichtungen mit Blick auf SEPs halten wird.[20]

ii. De-facto-Standards

Zum anderen kann eine geschützte Leistung auch zum de-facto -Standard werden, dessen Beurteilung sich ungleich schwieriger gestaltet. Dies rührt daher, dass solche Standards die Folge bestimmter Marktprozesse sind.[21] Erforderlich ist eine tatsächliche Marktdurchsetzung, die durch die Übernahme der neuen Technologie durch andere Unternehmen oder durch Unternehmensvereinbarungen entsteht, ohne dass FRAND-Erklärungen abgegeben werden. Dabei steht der Beschränkung des Imitationswettbewerbs auf dem nachgelagerten Markt die Förderung des Substitutionswettbewerbs zwischen alternativen Technologien gerade durch die Ausschließlichkeit des Patents gegenüber.[22]

cc. Vor- und Nachteile von SEPs

Positiv für die Marktteilnehmer, insb. die Verbraucher, ist, dass durch die Gewährleistung von Kompatibilität und Interoperabilität verschiedener Produkte untereinander die Nutzungsmöglichkeiten größer werden. Für Unternehmen werden gleiche Ausgangs-bedingungen geschaffen, was im Idealfall zu einer Vielzahl neuer, (preislich) konkurrierender Produkte führt.[23] Allerdings birgt der Weg der Standardisierung auch erhebliche Gefahren für den Wettbewerb. Anders als ein übliches Patentrecht, das von den individuellen Verwertungsinteressen des Patentinhabers geprägt ist, sind die Standards zur kollektiven Verwendung bestimmt. Daher besteht ein erhebliches Konfliktpotential für den Fall, dass der technische Inhalt eines Standards in den Schutzbereich eines Patents fällt. Denn wann immer der Standard verwendet wird, liegt zugleich eine Verletzung des Patentrechts vor.[24]

2. Lizenzsucher

a. Interessen

Der Lizenzsucher hingegen hat ein Interesse an einer möglichst umfangreichen, baldigen und kostengünstigen Nutzungsmöglichkeit des Schutzrechts. Im Bereich formeller Standards ist die Lizenz darüber hinaus Grundvoraussetzung, um überhaupt am Produktmarkt agieren zu können. Wird dem Lizenzsucher keine Lizenz erteilt, möchte er das Patent schon aus wirtschaftlichen Gründen gleichwohl sofort benutzen.

b. Kartellrecht

Der Schutzgegenstand des Wettbewerbsrechts ist der „unverfälschte Wettbewerb“.[25] Marktprozesse können jedoch zu einer Konzentration wirtschaftlicher Macht bei einigen Marktteilnehmern führen, was zu einer faktischen Beschränkung der Handlungsfreiheiten der anderen Marktteilnehmer führt. Das Kartellrecht reagiert auf diese Gefahr, indem es Wettbewerbsbeschränkungen verbietet und so versucht, der Entstehung von Marktmacht entgegenzuwirken.[26]

3. Das Spannungsverhältnis zwischen Patent- und Kartellrecht

a. Von der Gegensätzlichkeit prima facie zum Komplementaritätsverhältnis

Prima facie bilden das Patent- und Kartellrecht einen unversöhnlichen Gegensatz. Denn während das Patent dem Inhaber die alleinige Nutzungsmöglichkeit seiner Erfindung garantiert, die zu einer Ungleichbehandlung potentieller Lizenznehmer und einer Beschränkung des Imitationswettbewerbs führt, hat sich das Kartellrecht gerade dem Schutz des Wettbewerbs verschrieben.[27] Bei näherer Betrachtung aber ergänzen sich die Rechtsgebiete insoweit, als sie dasselbe Ziel mit unterschiedlichen Mittel verfolgen: die Förderung von Innovation und Wettbewerb.[28] Durch die Gewährung patentrechtlicher Ausschließlichkeitsrechte werden Konkurrenten zur Entwicklung von Alternativen gezwungen.[29] Ebenso sorgt das Kartellrecht durch den Wettbewerbsschutz für Innovation und Effizienzsteigerungen.[30] Mithin besteht ein Komplementaritätsverhältnis.[31]

b. Die kartellrechtliche Zwangslizenz als Ventil für Spannungen

In Ausnahmefällen kann es zwischen den Rechtsgebieten gleichwohl zu einem Konflikt kommen.[32] Die Inhaberschaft eines Patents allein ist kartellrechtlich nicht zu beanstanden, da durch den Schutzrechtsgegenstand bei Zugrundelegung des Bedarfsmarktkonzepts noch nicht unbedingt ein eigenständiger relevanter Markt definiert wird.[33] Ein Ausnahmefall kann aber vorliegen, wenn es zu der geschützten Lehre keinen Ersatz gibt und kein wirksamer Substitutionswettbewerb stattfindet, es also keine Ausweichmöglichkeiten auf andere Produkte oder Verfahren gibt.[34] Denn dann vermittelt das Patent eine marktbeherrschende Stellung, die es dem Schutzrechtsinhaber ermöglicht, den Zugang zu denjenigen Produktmärkten zu kontrollieren, auf denen die Nutzung des Patents erforderlich ist.[35] Diese Gefahr besteht gerade i. R. von Standardisierungen. Ob zur Auflösung des Konflikts bei nicht bezweckten Wettbewerbsbeeinträchtigungen das Kartellrecht überhaupt als externe Schranke für Immaterialgüterrechte in Betracht kommt, war lange Zeit umstritten.[36] Heute ist jedoch allgemein anerkannt, dass die Verwertung eines Immaterialgüterrechts an kartellrechtlichen Vorschriften zu messen ist.[37] Die interne Schranke des § 24 PatG stellt keine verdrängende Spezialnorm dar,[38] sodass die kartellrechtliche Zwangslizenz als Ventil für die dargestellten Spannungen Anwendung finden kann.[39]

c. Anspruchsgrundlage des kartellrechtlichen Zwangslizenz

Als Anspruchsgrundlagen für eine kartellrechtliche Zwangslizenz kommen die Missbrauchs-tatbestände im europäischen (102 AEUV) und deutschen (§§ 19, 20 GWB) Recht in Betracht, ergänzt durch die Rechtsfolgenanordnung des § 33 GWB.

aa. Das europäische Missbrauchsverbot nach Art. 102 AEUV

Das Missbrauchsverbot ist im europäischen Recht in Art. 102 AEUV geregelt. Es entfaltet zwischen Privaten unmittelbare Wirkung und gewährt im Falle eines Verstoßes subjektive Rechte.[40] Art. 102 Abs. 1 AEUV normiert als Generalklausel das Verbot der Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung. Normadressat ist jedes Unternehmen als Inhaber einer solchen Stellung, unabhängig davon, wie sie zustande gekommen ist. Auf die Generalklausel ist insb. in Fällen des Behinderungsmissbrauchs zurückzugreifen, also bei ungerechtfertigter Beeinträchtigung der Handlungsfreiheit anderer Unternehmen durch den Normadressaten.[41] Teilweise wird vertreten, dass sich eine Zwangslizenz aufgrund der Festlegung einer technischen Lehre zum Standard parallel auch aus dem Kartellverbot des Art. 101 Abs. 1 AEUV ergeben könne.[42]

bb. Das deutsche Missbrauchsverbot nach §§ 19, 20 GWB

Das deutsche Missbrauchsverbot ist in den §§ 19, 20 GWB normiert. Auf § 19 Abs. 4 Nr. 4 GWB als Spezialregelung für den Zugang zu Netzen oder anderen Infrastruktureinrichtungen lässt sich der Anspruch auf eine kartellrechtliche Zwangslizenz allerdings nicht (auch nicht analog) stützen.[43] In den Fällen der generellen Leistungsverweigerung und des Lizensierungsabbruchs ist auf die Generalklausel des § 19 Abs. 1 GWB abzustellen.[44] Hingegen kann auf die spezielleren Tatbestände in § 20 Abs. 1 Alt. 2 GWB und § 19 Abs. 4 Nr. 2 GWB rekurriert werden, wenn eine ungerechtfertigte Diskriminierung oder Ausbeutung seitens des Patentinhabers in Betracht kommt.[45] § 19 Abs. 4 Nr. 1 GWB regelt das Verbot des Behinderungsmissbrauch. Bei Vorliegen eines zwischenstaatlichen Sachverhalts sind europäisches und mitgliedsstaatliches Kartellrecht nebeneinander anwendbar, Art. 3 Abs. 1 VO 1/2003 (EG) und § 22 Abs. 1 und 3 GWB.

II. Streit- und Meinungsstand bzgl. der Anforderungen an den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand

Im Folgenden wird zu untersuchen sein, unter welchen Bedingungen der Lizenzsucher einem Unterlassungsbegehren des Patentinhabers nach § 139 Abs. 1 PatG den Einwand entgegen gehalten werden kann, der Kläger sei ihm zur Gewährung einer Lizenz am Klagepatent verpflichtet gewesen (kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand).

1. Kriterien der Rechtsprechung

a. Die Orange-Book-Entscheidung des BGH
aa. Sachverhalt

Hintergrund der Orange-Book -Entscheidung war die Verletzung eines Patents zur verbesserten Auslesbarkeit von mehrfach beschreibbaren optischen Datenträgern (CD-R und CD-RW). Dieses wird als Orange-Book-Standard bezeichnet und beschreibt die technischen Spezifikationen, die erforderlich sind, damit eine beschreibbare CD in einem CD-Laufwerk beschrieben und ausgelesen werden kann. Der Standard etablierte sich selbstständig auf dem Markt, ohne dass eine FRAND-Erklärung erfolgte (de-facto- Standard). Als Produzenten von CDs den Standard ohne Lizenz nutzten, wurden sie auf Unterlassung in Anspruch genommen. Diesem Begehren setzten die Beklagten entgegen, die Klägerin habe die Beklagten dadurch diskriminiert, weil andere Unternehmen günstigere Konditionen erhalten hätten.[46]

bb. Voraussetzungen des Zwangslizenzeinwands nach der Konzeption des BGH

i. Anwendbarkeit auf Unterlassungsansprüche

Nachdem der BGH in der Standard-Spundfass -Entscheidung den Zwangslizenzeinwand gegenüber dem Schadensersatzbegehren des Rechteinhabers grundsätzlich zugelassen hatte,[47] erkannte er in der Entscheidung Orange-Book-Standard an, dass auch einem Unterlassungsanspruch nach § 139 Abs. 1 PatG der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand einredeweise entgegen gehalten werden kann.[48] Der Lizenzsuchende ist also nicht generell auf eine Klage auf Lizenzgewährung verwiesen.[49] Da die Hinderung eines anderen Unternehmens an dem Marktzutritt, den es durch den Abschluss des Lizenzvertrags zu eröffnen verpflichtet sei, durch die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs geschehe, müsse der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand auch gegenüber dem Unterlassungsbegehren erhoben werden können.[50] Die Rechtsgrundlage des Einwands ist wohl im dolo-agit -Einwand aus § 242 BGB zu sehen, weil der Patentinhaber etwas klageweise durchsetzen will, was er in Form der Lizenz unmittelbar zurückzugewähren hat.

ii. Konkrete Ausgestaltung und Kriterien

In zweifacher Hinsicht ist bereits der Ansatz des BGH bemerkenswert. Denn nach seiner Auffassung sind zum einen zwei Missbrauchstatbestände zu prüfen: das Vorliegen eines Kartellrechtsverstoßes einerseits („missbraucht jedoch nur dann seine marktbeherrschende Stellung“) und ein Verstoß gegen § 242 BGB andererseits („und handelt nur dann treuwidrig“).[51] Zum anderen lässt es der BGH nicht ausreichen, dass der Patentnutzer einen kartellrechtlichen Anspruch auf Einräumung einer Zwangslizenz hat, sondern verlangt zwei weitere Voraussetzungen, damit die Unterlassungsklage einen kartellrechtlich verbotenen Machtmissbrauch darstellt und der Zwangslizenzeinwand besteht. Diese beiden Voraussetzungen sollen nach der Rechtsprechung[52] und Teilen der Literatur[53] auch für solche Schutzrechte gelten, die zum Gegenstand formeller Standards geworden sind.

(1) Das unbedingte Angebot

Nach Auffassung des BGH ist ein marktbeherrschender Patentrechtsinhaber nicht verpflichtet, selbst die Gestattung der Benutzung der Erfindung anzubieten.[54] Als erste zusätzliche Voraussetzung sei daher erforderlich, dass der Lizenzsucher dem Schutzrechtsinhaber ein annahmefähiges, unbedingtes Angebot unterbreite, welches der Lizenzinhaber nicht ohne Verstoß gegen das Diskriminierungs- oder Behinderungsverbot ablehnen dürfe.

(a) Bedingtheit des Angebots

Demzufolge scheidet nach der Meinung des BGH ein Missbrauch der markbeherrschenden Stellung aus, wenn der Lizenzsucher lediglich ein bedingtes Angebot macht. Insb. dürfe das Lizenzangebot keinen Verletzungsvorbehalt (und implizit keinen Rechtsbeständigkeits-vorbehalt) enthalten, auf welchen sich der Patentinhaber auch sonst nicht einlassen müsse.[55]

(b) Anforderungen an die inhaltliche Bestimmtheit

Der Orange-Book -Entscheidung des BGH lag ein Sachverhalt zugrunde, in dem auf Seiten des Patentinhabers ein Standard-Lizenzvertrag existierte. Daher hätte es genügt, zu diesen konkreten Bedingungen anzubieten.[56] Welche Lizenzgebühr der Lizenzsucher aber offerieren muss, wenn kein Standard-Lizenzvertrag existiert, ist um einiges schwieriger zu beurteilen. Der BGH räumt dem Lizenzsucher zumindest das Recht ein, das Angebot auf eine vom Patentinhaber nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) zu bestimmende Lizenzgebühr zu richten, wenn er die Lizenzgebührenforderungen des Patentinhabers für missbräuchlich überhöht hält oder wenn der Patentinhaber es ablehnt, die Lizenzgebühr zu beziffern. Jedoch scheint der BGH die Position einzunehmen, dass die Beweislast für die Billigkeit der Leistungsbestimmung beim Lizenzsucher verbleibt.[57]

(c) Nichtausschlagbarkeit nach Kartellrecht

Nach Maßgabe der Orange-Book-Standard -Entscheidung muss der Lizenzsucher dem Patent-inhaber ein Angebot unterbreiten, das dieser nicht ablehnen darf, ohne gegen das Diskrimi-nierungs- oder Behinderungsverbot zu verstoßen.[58] Macht er ein Angebot zu „üblichen Vertragsbedingungen“, spricht ein erster Anschein dafür, dass ohne die marktbeherrschende Stellung des Patentinhabers ein solcher Vertrag abgeschlossen worden wäre. Der Lizenzgeber kann von diesen Bedingungen nur abweichen, wenn er insoweit andere Bedingungen anbietet, die mit seinen kartellrechtlichen Pflichten vereinbar sind,[59] was regelmäßig der Fall sein wird, wenn zwischen den angebotenen Gebühren und dem, was kartellrechtlich noch angemessen bzw. noch nicht unangemessen ist, eine positive Differenz besteht.[60] Dies spricht dafür, dass ein „nur“ angemessenes Angebot, umso mehr wenn es FRAND-Bedingungen entspricht, für den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand ausreicht.[61]

(2) Vorweggenommene Erfüllungshandlungen

Nutzt der Lizenzsucher das Patent des Schutzrechtsinhabers, ohne hierfür eine Lizenz erworben zu haben, muss er sich nach Ansicht des BGH bereits zu diesem Zeitpunkt so verhalten, als hätte der Inhaber sein Angebot angenommen. Mit dieser deklarativ als „fingiertes Vertragsverhältnis”[62] bezeichneten Konstruktion verlangt der BGH von dem Lizenzsucher, der im Vorgriff auf die ihm zu erteilende Lizenz die Benutzung des Schutzrechts aufnimmt und somit seinen Rechten „vorgreift“, ebenso seinen vertraglichen Pflichten vorzugreifen.[63] Folglich müsse der Lizenzsucher über die Benutzung des Schutzrechts vollständig und wahrheitsgemäß Rechnung legen und die aus der Abrechnung ergebenden Lizenzgebühren zahlen.[64] Wird zunächst keine Einigung erzielt, sei eine Hinterlegung nach § 372 Abs. 1 BGB unter Verzicht auf das Recht zur Rücknahme möglich. Für die Höhe der Lizenzgebühr sei in diesem Fall entscheidend, dass ein ausreichender Betrag hinterlegt worden ist, auf dessen Vorliegen sich die Prüfung durch das Verletzungsgericht zur Entlastung desselben beschränken könne.[65] Die exakte Höhe kann der Nutzer in einem separaten Verfahren überprüfen und festlegen lassen, § 315 Abs. 3 S. 2 BGB. Für überschießende Beträge besteht ggf. ein Bereicherungsanspruch.

b. Zwischenergebnis

Mithin hat der BGH in der Entscheidung Orange-Book-Standard die Möglichkeit anerkannt, auch dem Unterlassungsbegehren des Patentinhabers den kartellrechtlichen Zwangslizenz-einwand entgegenzuhalten. Allerdings stellt der BGH hohe Anforderungen an den Lizenz-sucher. Damit ist die Frage aufgeworfen, ob der Ansatz des BGH zu einem angemessenen Interessenausgleich führt.

2. Kritik der EU-Kommission und Rechtsprechung des EuGH

In einer Pressemitteilung vom 21. 12. 2012 bringt die EU Kommission indirekt zum Ausdruck, dass sie sich der Sichtweise des BGH nicht anschließt.[66] Vordergründig bezieht sich die Mitteilung zwar auf Unterlassungsverfügungen nebst FRAND-Erklärung, die Samsung aufgrund von Patentverletzungsansprüchen aus SEPs gegen Apple beantragt hat. Dennoch ist die Pressemitteilung als Fingerzeig in Richtung des BGH zu verstehen.[67] Dies ist schon daran abzulesen, dass das LG Düsseldorf die Pressemittelung zum Anlass nahm, den Rechtsstreit auszusetzen und die Orange-Book-Standard -Kriterien dem EuGH gem. Art. 267 Abs. 2 AEUV zur Vorabentscheidung vorzulegen.[68] Die Pressemitteilung verdeutlicht, dass es sich um ein Muster- und Pilotverfahren handelt, das auch für andere SEPs Bedeutung haben soll.[69] Demnach sei die Durchsetzung eines Unterlassungsanspruchs bereits dann rechtsmissbräuchlich, wenn ein standardessentielles Patent streitgegenständlich ist, der Patentinhaber gegenüber der Standardisierungsorganisation zugesagt hat, Lizenzen an diesem Patent zu FRAND-Bedingungen zu erteilen, und eine Verhandlungsbereitschaft des Patentverletzers gegeben ist.[70] Wann ein Patentverletzer verhandlungsbereit ist, wird nicht ausgeführt. Das Unterbreiten eines unbedingten Angebots des Lizenzsuchers und vorweggenommene Erfüllungshandlungen wären jedenfalls nicht erforderlich. Ob dieser Ansatz im Einklang mit der Rechtsprechung des EuGH steht, ist ungewiss und muss letztlich vom EuGH selbst beantwortet werden. Auch wenn nach den IMS Health -Kriterien des EuGH[71] eine Unentbehrlichkeit der begehrten Patentbenutzung, eine Verhinderung eines neuen Produkts und eine Hebelwirkung durch Ausdehnung der schutzrechtsbezogenen Marktmacht auf einen abgeleiteten Markt vorliegen, ist unklar, ob schon aufgrund der Verhandlungsbereitschaft des Lizenzsuchers das Fehlen der objektiven Rechtfertigung angenommen werden kann.

3. Kriterien im EU-Ausland

In den Niederlanden wurde in SEP-Verfahren entschieden, dass dem SEP-Inhaber, der eine FRAND-Erklärung abgegeben habe, ein Unterlassungsantrag gegen einen verhandlungs-bereiten potenziellen Lizenznehmer nicht zustehe.[72] Gleichgerichtet entschied auch der englische High Court of Justice.[73]

4. Kritik an den Orange-Book-Standard-Kriterien aus der Literatur und Würdigung

a. Uneinheitliche Beurteilung

In einer ersten Phase wurde die Orange-Book-Standard -Entscheidung durchaus als ein Urteil gewürdigt, das wichtige prozessuale Weichenstellungen enthalte und Klarheit in die uneinheitliche instanzgerichtliche Rechtsprechung gebracht habe.[74] Bald darauf mehrten sich jedoch die kritischen Stimmen.

b. Kritik

Nachfolgend wird der Versuch unternommen, ähnliche Standpunkte nach methodischen Gesichtspunkten zu bündeln und anschließend nach ihrer Eignung zu bewerten, einen angemessenen Interessenausgleich zwischen den Beteiligten zu schaffen.

aa. Unklarheiten für die praktische Handhabung

i. Kritikpunkte

Eine wesentliche Schwäche der BGH-Entscheidung wird darin gesehen, dass sie teilweise missverständlich formuliert sei, wichtige Aspekte im Unklaren lasse und damit die Anwendung der Orange-Book-Standard -Kriterien erschwere.[75] In diesem Zusammenhang wird insb. kritisiert, dass die Tatbestandsvoraussetzungen des Zwangslizenzeinwands nicht sauber voneinander abgegrenzt würden.[76] Auch die genaue Rechtsgrundlage des Einwands bliebe letztlich offen. Ferner werde nicht zwischen formellem und de-facto -Standard differenziert, was vor dem Hintergrund der Diskussion über die Übertragbarkeit der kartellrechtlichen Wertungen auf den formellen Standard wenig verständlich sei.[77] Ein weiterer Kritikpunkt liegt in der Unklarheit der BGH-Kriterien in Bezug auf den Zeitpunkt des Angebots und die Anforderungen seiner inhaltlichen Bestimmtheit.[78] Unbeantwortet bliebe zudem die Frage, ob bei der Angemessenheit des Angebots zu berücksichtigen sei, dass der Lizenzsucher neben der Lizenzgebühr einen finanziellen Ausgleich für erfolgte Benutzungshandlungen biete.[79]

ii. Würdigung

Der BGH macht es sich durch die Doppelfunktionalität der Missbräuchlichkeit – der Missbrauch der Lizenzierungsverweigerung (erste Stufe) ist die Voraussetzung für die missbräuchliche Erhebung der Unterlassungsklage (zweite Stufe) – innerhalb des Tatbestands des Zwangslizenzeinwands nicht nur unnötig schwer, sondern mindert mit der hohen Komplexität die Überzeugungskraft seines Ansatzes: Zunächst postuliert der BGH eine kartellrechtliche Gleichstellung von Lizenzierungsverweigerung und Unterlassungsbegehren, indem er betont, „die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs ist ebenso verboten wie die Weigerung, den Lizenzvertrag abzuschließen, der den Unterlassungsanspruch erlöschen ließe“.[80] Zu dieser Festlegung setzt sich der BGH kurz später in Widerspruch, wenn er für die Annahme einer missbräuchlichen Unterlassungsklage zusätzliche Anforderungen aufstellt („missbraucht jedoch nur dann“).[81] Wenn die wettbewerbliche Konsequenz von Lizenzierungsverweigerung und Unterlassungsbegehren dieselbe ist, dann müssten aber dieselben Anforderungen für beide Missbrauchstatbestände gelten. Folglich wäre die Erhebung der Unterlassungsklage missbräuchlich, wenn ihr wettbewerblicher Effekt einer kartellrechtlich verbotenen Lizenzierungsverweigerung gleichkommt.[82] Der Rechtssicherheit und dem Interesse des Lizenzsuchers wäre letztlich mehr gedient, wenn anstelle der Verschränkung der Missbrauchstatbestände nur ein Missbrauch i. S. des § 242 BGB geprüft würde.[83]

Der Kritik am BGH-Urteil, dass darin nicht eindeutig § 242 BGB als Rechtsgrundlage des Zwangslizenzeinwands benannt wurde, ist beizutreten. § 242 BGB erweist sich mit dem innewohnenden Redlichkeits- und Verhältnismäßigkeitsgebot als überzeugende Anspruchs-grundlade, um die notwendige Konkordanz zwischen den beteiligten Interessen im Einzelfall zu ermöglichen. Genau genommen ist die Anspruchsgrundlage die Fallgruppe des fehlenden schutzwürdigen Eigeninteresses innerhalb von § 242 BGB und nicht der dolo-petit -Einwand, da der Gegenanspruch des Lizenzsuchers nur in Form eines mittelbaren Abschlusszwangs besteht und mangels Vertragsabschlusses gerade nicht in einer Duldungspflicht.[84]

Ferner versäumt es der BGH, zwischen formellen und de-facto -Standards zu differen-zieren. In diesem Zusammenhang ist die Einstufung der FRAND-Erklärung als invitatio ad offerendum in Erinnerung zu rufen, aus der sich keine vertraglichen Ansprüche ableiten, durch deren Abgabe gleichwohl eine differenziertere Betrachtung der kartellrechtlichen Pflichten geboten erscheint.[85] Denn der Inhaber bringt das Patent freiwillig in den Standard ein und relativiert dadurch selbst das eigene Ausschließlichkeitsrecht. Dies geschieht nicht aus Gründen der Selbstlosigkeit, sondern zieht aufgrund des Vermarktungsautomatismus des Standards erhebliche wirtschaftliche Vorteile nach sich. Der Ausleseprozess, infolge dessen eine technische Lehre in den Standard einbezogen wird, liegt qualitativ erheblich unterhalb der Leistung, die für die Durchsetzung einer Lehre auf dem Markt erforderlich ist (de-facto -Standard).[86] Gibt der Patentinhaber gegenüber einem Normungsgremium eine FRAND-Erklärung ab, darf sein Interesse legitimerweise nicht auf eine Unterbindung des Patent-nutzung, sondern nur auf eine angemessene Vergütung gerichtet sein.[87] Während bei der kartellrechtlichen Zwangslizenz dem Patentinhaber in einer de-facto- Standard-Situation trotz Lizenzierungsverpflichtung die Möglichkeit verbleibt, das höchste Entgelt zu fordern, das (noch) nicht unangemessen ist, und nach diesem Kriterium die Interessenten unterschiedlich zu behandeln, tauscht der Patentinhaber im Falle einer FRAND-Erklärung gewissermaßen die bestmögliche Verwertungsmöglichkeit gegen die Sicherheit, von anderen Mitgliedern ebenfalls (ggf. über Kreuz) Lizenzen zu angemessenen Konditionen zu erlangen.[88] Diese Sichtweise überzeugt auch rechtspolitisch, da sie die Praxis der Patentkriege im Auge hat und ggf. erschweren kann. Wäre diese Unterschiedlichkeit im Ansatz des BGH berücksichtigt worden, ergäbe sich für den Lizenzsucher zumindest in FRAND-Situationen eine günstigere Situation im Hinblick auf die Erhebung des Einwands.

Hinsichtlich des letztmöglichen Zeitpunkts eines unbedingten Angebots durch den Lizenzsucher wäre es praktisch ratsam gewesen, diesen im Interesse des Patentinhabers zur Vermeidung eines erheblichen Missbrauchspotentials so zu definieren, dass ein Angebot ab Kenntnis von der Nutzung eines fremden Schutzrechts, zuzüglich eines entsprechenden Prüfungszeitraums,[89] spätestens aber zeitnah nach Zustellung der Verletzungsklage, also bei Klageerwiderung, vorliegen sollte.[90] Die Ansicht, dass Angebot müsse gem. § 296a S. 1 ZPO erst zum Schluss der mündlichen Verhandlung abgegeben werden,[91] verfängt deshalb nicht, weil der Lizenzsucher in diesem Fall die technische Lehre nutzen, und nur im Notfall, wenn er überhaupt angegriffen wird, zum Schluss der letzten mündlichen Verhandlung ein Angebot abgeben könnte. Eine Verpflichtung zur Auskunftserteilung oder Leistung von Vorauszahlungen für den vorherigen Zeitraum würde entfallen.

Was die inhaltliche Bestimmtheit des Angebots im Allgemeinen und die Angemessenheit des Lizenzangebots im Besonderen anbelangt, so ist positiv anzumerken, dass der BGH die Not des Lizenzsuchers aufgrund der Informationsasymmetrie zwischen ihm und dem Patentinhaber gesehen hat und es ausreichen lässt, dass der Lizenzsucher ein Angebot zu üblichen Bedingungen macht, bzw. den Patentinhaber die nach § 315 BGB vorzunehmende Bestimmung überlässt. Probleme ergeben sich dann aber mit der Beweislast, ob in diesem Fall ein „ausreichenden Betrag“ hinterlegt wurde.[92]

Hinsichtlich eines möglichen Ausgleichs für erfolgte Benutzungshandlungen ist anzumerken, dass sowohl die Unterlassungsklage, als auch ein potentiell entgegenstehender Zwangslizenzeinwand zukunftsgerichtet sind. Folglich kann aber für das Angebot des Lizenzsuchers nichts anderes gelten. Der Vorwurf widersprüchlichen Verhaltens, wenn der Lizenzsucher einerseits ein in die Zukunft gerichtetes Lizenzvertragsangebot unterbreite, andererseits die Patentverletzung für die Vergangenheit bestreite,[93] verfängt nicht. Denn speziell in Situationen eines formellen Standards erkennt der Lizenzsucher mit dem Angebot nicht freiwillig den Vorwurf der Patentverletzung an, sondern kommt nur oft dem Zwang der mitunter missbräuchlich als Druckmittel eingesetzten Unterlassungsklage nach und strebt mit dem Lizenzvertrag einen künftig gesicherten Geschäftsbetrieb an.[94] Für die Vergangenheit dennoch an der eigenen Rechtsauffassung festzuhalten ist nicht widersprüchlich, sondern konsequent. Folglich muss der Lizenzsucher eine Schadensersatzverpflichtung, auf die sich der Patentinhaber berufen kann, für die Vergangenheit nicht anerkennen. Zumutbar ist jedoch, ihm Auskunftspflichten über den Umfang der Benutzung aufzuerlegen.

bb. Vereinbarkeit mit dem Unionsrecht

Gegen die in der Orange-Book-Standard -Entscheidung aufgezeigten Kriterien des BGH wird darüber hinaus eingewendet, sie seien mit europarechtlichen Vorgaben nicht vereinbar.

i. Effet utile und § 242 BGB

Unter dem Gesichtspunkt des europarechtlichen Effizienzgrundsatzes (effet utile), gemäß dem die Durchsetzung unionsrechtlicher Ansprüche nicht praktisch unmöglich sein darf, sei es bedenklich, den Missbrauch vorwiegend vom Verhalten des Missbrauchsopfers, also des Lizenzsuchers, abhängig zu machen.[95] Dass dieser eine vorweggenommene Erfüllungs-handlung aufgrund von § 242 BGB vornehmen müsse, sei äußerst fragwürdig. Denn ein Pflichtenprogramm, wie es der BGH dem § 242 BGB entnimmt, ließe sich dem wie in der Rechtsprechung des EuGH geprägten Kartellrechtseinwand gemäß Art. 102 AEUV nicht entnehmen.[96] Die Verbindung zwischen „vertragstreuem Handeln“ (§ 242 BGB) und der Prüfung des Art. 102 AEUV mache die Anwendung des gemeinschaftlichen Kartellrechts zudem von national bürgerlich-rechtlichen Erwägungen abhängig, was auch dem Vorrang des Gemeinschaftsrechts widerspreche.[97]

ii. Würdigung

Die vorgebrachten Bedenken wiegen schwer. Der Gegenauffassung, der BGH habe lediglich einen zusätzlichen Missbrauchstatbestand geschaffen, der eine Erweiterung des Missbrauchs-verbots darstelle,[98] kann nicht gefolgt werden. Denn der BGH macht den Zwangslizenzein-wand an sich von zwei weiteren Voraussetzungen abhängig, die das EU-Kartellrecht nicht enthält. Mit der gebotenen objektiven Auslegung des Art. 102 AEUV ist es nicht vereinbar, allein auf das Verhalten des Missbrauchsopfers und nicht auf den Marktbeherrscher als Adressaten des Missbrauchsverbots zu fokussieren.[99] Eine Vereinbarkeit mit dem Unions-recht ist nur bei einer Entkoppelung der Missbrauchstatbestände vorstellbar, wie sie im eigenen Lösungsvorschlag angedacht wird.

cc. Zu hohe Hürden für den Lizenzsucher

Der zentrale Kritikpunkt geht dahin, dass für den Lizenzsucher in Bezug auf ein erfolgreiches Berufen auf den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand zu hohe Hürden aufgestellt würden. Ein an den Orange-Book -Kriterien orientierter Kartellrechtseinwand würde de facto leerlaufen und den Grund dafür darstellen, dass der Zwangslizenzeinwand nur in zwei Fällen – soweit bekannt – erfolgreich war.[100]

i. Bedingungen

Eine dieser Hürden sei das Unbedingtheitskriterium.[101] Hier stellt sich die für die Praxis bedeutsame Frage, ob bzw. in welchem Umfang sich der Lizenzsucher trotz Abgabe eines Lizenzangebots weiter gegen das Bestehen des Patents (durch einen Rechtsbeständig-keitsvorbehalt) bzw. eines Patentverletzungsanspruchs (durch einen Verletzungsvorbehalt) wehren darf.[102] Der BGH hält einerseits ein Angebot unter der Bedingung, dass das Verletzungsgericht die von ihm geleugnete Verletzung des Klagepatents durch die angegriffene Ausführungsform bejaht, für unzureichend.[103] Andererseits wies er darauf hin, dass es dem Lizenzsucher nicht versagt werden könne, „sich in erster Linie gegen den Verletzungsvorwurf zu verteidigen mit der Folge, dass die Klage in vollem Umfang abzuweisen ist, wenn sich der Verletzungsvorwurf nicht bestätigt.“[104] Diese etwas widersprüchlich wirkenden Aussagen führten dazu, dass sie teils so aufgefasst wurden, dass der Lizenzsucher von jedweden Bedingungen abzusehen habe,[105] teils in die Richtung, dass der Lizenzsucher lediglich auf die aufschiebende Bedingung des Erfolgs der Patentverletzungsklage verzichten müsse.[106] Überwiegend wird das Unbedingtheitskriterium jedoch zurückhaltend interpretiert,[107] da das Interesse des Patentinhabers an einer Fortsetzung der Zahlungen des Lizenznehmers nicht schützenswert sei, wenn sich im Nachhinein herausstelle, dass das Patent nicht verletzt sei. Gleiches gelte auch, wenn sich das Patent als nicht rechtsbeständig entpuppe. Ohnehin bestünde aus kartellrechtlichen Gründen ein grundsätzlicher Zugangsanspruch auf Nutzung und freie Verfügbarkeit eines Standards. Gerade Bestandsangriffe seien der Zugänglichkeit von Standards dienlich.[108] Mitunter wird eine differenzierende Betrachtungsweise angeboten, die das Unbedingtheitserfordernis eng i. S. eines Verbots aufschiebender Bedingungen versteht und eine ex nunc auflösende Bedingung (§ 158 Abs. 2 BGB) oder ein Sonderkündigungsrecht für den Fall der Nichtverletzung oder Nichtigkeit des Patents zulässt.[109]

[...]


[1] LG Mannheim, Urt. v. 4.11.2011, Az: 7 O 169/11.

[2] Durch Apples Berufung beim OLG Karlsruhe (GRUR-RR 2012, 124) wurde die Vollstreckung ausgesetzt.

[3] BGH GRUR 2009, 694, 696 Rn. 26 – Orange-Book-Standard.

[4] Pressemittelung vom 6.5.2013, Referenz: IP/13/406.

[5] Pressemittelung vom 21.12.2012, Referenz: IP/12/1448.

[6] Der Orange-Book -Entscheidung lag ein de-facto Standard ohne FRAND-Erklärung zugrunde.

[7] Vgl. nur de Bronett, WuW 2009, 899 ff.; Maume / Tapia, GRUR Int 2010, 923 ff.

[8] Mes, in FS-Hoffmann-Becking, S. 821.

[9] Kraßer, Patentrecht, § 1 A. I. 2.

[10] Die §§ 139 ff. PatG gelten auch für Europäische Patente, Art. 64 EPÜ.

[11] BGH GRUR 2004, 966 – Standard-Spundfass; GRUR 2009, 694 – Orange-Book-Standard.

[12] WIPO, Standards and Patents 2009, S. 2.

[13] Beckmann/Müller, in: H/S/H, MultimediaR , Teil 10 Rn. 293.

[14] Walther / Baumgartner, WuW 2008, 158, 160.

[15] Vgl. Verbruggen/Lõrincz, GRUR Int. 2002, 815, 818.

[16] Gallego, GRUR Int 2006, 16, 22.

[17] Körber, WRP 2013, 734, 736.

[18] LG Düsseldorf, 13.2.2007, Az. 4a O 124/05 Rn. 54 ff. – GSM-Standard.

[19] Bukow, in Haedicke/Timmann, HdbPatR, § 9 Rn. 286.

[20] LG Mannheim InstGE 11, 9, 14 Rn. 22 – UMTS-fähiges Mobiltelefon.

[21] Vgl. Kübel, Zwangslizenzen, S. 9.

[22] Körber, Standardessentielle Patente, S. 49.

[23] Hötte, Die kartellrechtliche Zwangslizenz, S. 24.

[24] Ullrich, GRUR 2007, 817, 820.

[25] Vgl. Köhler in: K/B, UWG § 1 Rn. 43 ff.

[26] Immenga / Mestmäcker in: I/M, GWB, Einl. Rn. 73.

[27] Hötte, Die kartellrechtliche Zwangslizenz, S. 30.

[28] Ohly, GRUR Int 2008, 787, 793.

[29] Drexl, IIC 2004, 788, 792.

[30] Höppner, GRUR Int 2005, 457, 460.

[31] Hötte, Die kartellrechtliche Zwangslizenz, S. 36.

[32] Osterrieth, Patentrecht Rn. 327

[33] Haedicke, Patentrecht, 3. Kapitel Rn. 28; Heinemann, GRUR 2006, 705, 706.

[34] Lange in : L/K/O, Geistiges Eigentum, S. 131, f.; Podszun, JURA 2010, 437, 439.

[35] Hötte, Die kartellrechtliche Zwangslizenz, S. 37.

[36] Zur Ausschließlichkeitstheorie s. Beier, in FS-Quack, S. 15 ff.

[37] BGH GRUR 2009, 694, 695 Rn. 20 – Orange-Book-Standard.

[38] Vgl. hierzu Mes, Patent- und Gebrauchsmustergesetz, § 24 PatG Rn. 9; Zippelius, Methodenlehre, S. 35 f.

[39] Vgl. Jung, ZWeR 2004, 379, 383.

[40] EuGH, Urt. v. 30.1.1974, 127/73, Slg. 1974, 51, Rn. 16 – BRT/SABAM.

[41] Fuchs/Möschel, in: I/M, EU/Teil 1, Art. 101 Rn. 199.

[42] Vgl. Barthelmess / Gauß, WuW 2010, 626.

[43] Busche, in FS-Tilmann, 645, 653.

[44] Götting, in: L/M/R, Kartellrecht, § 19 Rn. 90.

[45] BGH GRUR 2004, 966, 971 – Standard-Spundfass.

[46] Es existierte ein veröffentlichter Standard-Lizenzvertrag, die Lizenzsucherin begehrte aber Sonderkonditionen.

[47] BGH GRUR 2004, 966, 969 – Standard-Spundfass.

[48] BGH GRUR 2009, 694, 696 Rn. 26 – Orange-Book-Standard.

[49] So noch OLG Düsseldorf, InStGE 2, 168, Rn. 69 – Standard-Spundfass.

[50] BGH GRUR 2009, 694, 696 Rn. 26 – Orange-Book-Standard.

[51] Vgl. Körber, NZKart 2013, 87.

[52] Vgl. LG Düsseldorf, BeckRS 2012, 02783 – MPEG-2-Standard.

[53] Vgl. Müller, GRUR 2012, 686, 687; a.A. Körber, NZKart 2013, 87, 89.

[54] BGH GRUR 2009, 694, 696 Rn. 29 – Orange-Book-Standard.

[55] BGH a.a.O., Rn. 32.

[56] BGH GRUR 2009, 694, 696 Rn. 31 – Orange-Book-Standard.

[57] BGH a.a.O., 697, Rn. 39.

[58] BGH a.a.O., 696, Rn. 29.

[59] BGH a.a.O., 696, Rn. 31.

[60] Müller, GRUR 2012, 686, 688.

[61] So auch Körber, NZKart 2013, 87, 90.

[62] Hötte, MMR 2009, 689 f.

[63] BGH GRUR 2009, 694, 697 Rn. 33 – Orange-Book-Standard.

[64] BGH a.a.O., Rn. 36.

[65] BGH a.a.O., Rn. 40.

[66] Europäische Kommission vom 21. 12. 2012, IP/12/1448.

[67] So auch: Verhauwen, GRUR 2013, 558, 561.

[68] LG Düsseldorf, GRUR-RR 2013, 196 ff. – LTE-Standard.

[69] Verhauwen, GRUR 2013, 558, 560.

[70] Hierzu auch: LG Düsseldorf, GRUR-RR 2013, 196, 197 – LTE-Standard.

[71] EuGH GRUR Int. 2004, 644 ff. – IMS Health.

[72] Vgl. nur: Rechtbank Den Haag, LSK 2012, 120238.

[73] Nokia v IPCom [2012] EWHC 1446 (Ch) Rn. 5 f.

[74] Busche, CIPReport 2009, 104; Jaestedt, GRUR 2009, 801.

[75] Vgl. Maume, Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand, S. 143 f.

[76] Maume, a.a.O., S. 143 f.

[77] Vgl. Maume / Tapia, GRUR Int 2012, 923, 927.

[78] Zum letzteren Punkt siehe oben, B. II. 1. b. bb. ii. 1.) b.), S. 11.

[79] Vgl. Körber, NZKart 2013, 87, 92 f.

[80] BGH GRUR 2009, 694, 696 Rn. 27 – Orange-Book-Standard.

[81] BGH a.a.O., Rn. 29.

[82] So auch Körber, Standardessentielle Patente, S. 162.

[83] Darauf baut der vorgeschlagene Lösungsansatz auf, B. III., S. 25.

[84] Nägele / Jacobs, WRP 2009, 1062, 1071.

[85] So auch Reimann / Hahn, in FS-von Meibom, 373, 384.

[86] A.A. Bukow, in Haedicke/Timmann, HdbPatR, § 9 Rn. 289.

[87] Vgl. Körber, WRP 2013, 734, 739.

[88] Vgl. Maume / Tapia, GRUR Int 2012, 923, 927.

[89] Maume / Tapia; a.a.O., 925 schlagen 3 Monate vor.

[90] So auch Wirtz, WRP 2011, 1392, 1398.

[91] So Körber, NKKart 2013, 87, 88.

[92] Vgl. B. II. 4. b. cc. iii. und iv, S. 19 f.

[93] LG Mannheim, 27.5.2011, Az. 7 O 65/10.

[94] Vgl. Körber, NZKart 2013, 87, 94.

[95] Körber, Standardessentielle Patente, S. 161.

[96] Walz, GRUR Int 2013, 718, 727.

[97] de Bronett, WuW 2009, 899, 902.

[98] Höppner, ZWeR 2010, 395, 400.

[99] Vgl. EuGH 13.2.1979, 85/76, Slg. 1979, 461 Rn. 91 – Hoffmann-La Roche.

[100] OLG Karlsruhe, GRUR 2012, 736 – GPRS-Zwangslizenz II; LG Mannheim, 27. 5. 2011, Az. 7 O 65/10.

[101] BGH GRUR 2009, 694, 696 Rn. 29 – Orange-Book-Standard.

[102] Körber, NZKart 2013, 87, 94.

[103] BGH a.a.O., Rn. 32.

[104] BGH a.a.O., Rn. 35.

[105] So: LG Mannheim, Urt. V. 18.2.2011, Az. Z O 100/10 Rn. 176 – UMTS-fähiges Mobiltelefon II.

[106] Körber, NZKart 2013, 87, 95.

[107] So auch neuerdings LG Düsseldorf, GRUR-RR 2013, 196, 199 – LTE-Standard.

[108] Walz, GRUR Int 2013, 718, 727.

[109] Barthelmess / Rudolf, WuW 2013, 116.

Details

Seiten
40
Jahr
2014
ISBN (eBook)
9783656738046
ISBN (Buch)
9783656738022
Dateigröße
772 KB
Sprache
Deutsch
Katalognummer
v279949
Institution / Hochschule
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg – Institut für Wirtschaftsrecht, Arbeits- und Sozialrecht, Abt. 4: Recht des Geistigen Eigentums
Note
14,00 Punkte
Schlagworte
kriegsschauplätze orange-book-standard führt orange-book-verfahren interessenausgleich lizenzsucher inhaber patents

Autor

Teilen

Zurück

Titel: Kriegsschauplätze standard-essentieller-Patente und der "Orange-Book-Standard" des BGH